CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. X, 08 giugno 2023, n. 654
Il regolamento 2017/1001 equipara, dal punto di vista della loro portata, la domanda di dichiarazione di nullità presentata all’EUIPO e la domanda riconvenzionale di nullità proposta nell’ambito di un procedimento per contraffazione pendente dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea. Infatti, da un lato, gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso e non possono, quindi, essere necessariamente connessi a interessi economici effettivi o potenziali alla cancellazione del marchio contestato. Dall’altro lato, dalla lettera dell’art. 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 risulta che alcuni dei motivi di nullità menzionati alle lettere da a) a m) di tale disposizione e sui quali può essere fondata una domanda principale di nullità o una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea possono, per loro natura, riguardare l’insieme dei prodotti o dei servizi oggetto della registrazione di tale marchio.
Nella causa C-654/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sad Okregowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 7 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2021, nel procedimento LM contro KP,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias (relatore), presidente di sezione, M. Ilešic e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per LM, da R. Ratajczak, adwokat;
– per KP, da E. Jaroszynska-Kozlowska, radca prawny, e Z. Slupicka, radca prawny;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da S.L. Kaleda e P. Nemecková, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 124, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 128, paragrafo 1, dello stesso, nonché dell’articolo 129, paragrafo 3, di tale regolamento.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra LM e KP relativa a un’azione per contraffazione di un marchio denominativo dell’Unione europea e a una domanda riconvenzionale di nullità di tale marchio.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi dei considerando 4 e 32 del regolamento 2017/1001:
«(4) (…) [R]isulta necessario prevedere un regime dell’Unione dei marchi [dell’Unione europea] che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi UE che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull’intero territorio dell’Unione [europea]; il principio del carattere unitario del marchio UE così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.
(…)
(32) È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi UE abbiano effetto e si estendano all’intera Unione, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell’ufficio [dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)], e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio UE. Alle azioni in giustizia relative ai marchi UE dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1)], salvo che il presente regolamento vi deroghi».
4 L’articolo 1 del regolamento 2017/1001, intitolato «Marchio UE», al suo paragrafo 2 prevede quanto segue:
«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».
5 In conformità all’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Modo di acquisizione del marchio UE», il marchio UE si acquisisce con la registrazione.
6 L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi d’impresa contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi d’impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
(…)
j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione o lo Stato membro interessato è parte;
k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte;
l) i marchi d’impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell’Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte;
m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l’Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione».
7 L’articolo 59 del regolamento n. 2017/1001, rubricato «Motivi di nullità assoluta», stabilisce quanto segue:
«1. Su domanda presentata all'[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché:
a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
2. Il marchio UE, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio UE è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».
8 L’articolo 63 di tale regolamento, intitolato «Domanda di decadenza o di nullità», ai suoi paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue:
«1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE può essere presentata all'[EUIPO]:
a) nei casi di cui agli articoli 58 e 59, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
(…)
3. La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'[EUIPO] o da un tribunale dei marchi UE di cui all’articolo 123 e tale decisione sia passata in giudicato».
9 L’articolo 123 del regolamento 2017/1001, rubricato «Tribunali dei marchi UE», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».
10 L’articolo 124 di tale regolamento, intitolato «Competenza in materia di contraffazione e di validità», è così formulato:
«I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:
a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;
(…)
d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all’articolo 128».
11 L’articolo 127 di detto regolamento, intitolato «Presunzione di validità – Difesa nel merito», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«I tribunali dei marchi UE considerano valido il marchio UE a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità».
12 L’articolo 128 del regolamento 2017/1001, intitolato «Domanda riconvenzionale», così recita:
«1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.
2. Un tribunale dei marchi UE respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'[EUIPO], nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.
(…)
4. Il tribunale dei marchi UE presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non procede all’esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'[EUIPO] della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'[EUIPO] inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE era già stata presentata dinanzi all'[EUIPO] prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'[EUIPO] informa il tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell’articolo 132, paragrafo 1, fino all’adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.
(…)
6. Se un tribunale dei marchi UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di declaratoria di nullità di un marchio UE, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'[EUIPO]. L'[EUIPO] o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'[EUIPO] iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.
7. Il tribunale dei marchi UE adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare del marchio UE e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'[EUIPO] entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. È d’applicazione l’articolo 132, paragrafo 3».
13 Ai sensi dell’articolo 129 di detto regolamento, rubricato «Diritto applicabile»:
«1. I tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE [competente] applica il pertinente diritto nazionale.
3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».
14 L’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento, rubricato «Norme specifiche in materia di connessione», prevede quanto segue:
«Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi UE adito per un’azione contemplata dall’articolo 124, diversa da un’azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio UE sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'[EUIPO]».
Diritto polacco
15 L’articolo 204 dell’ustawa – Kodeks postepowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così dispone:
«§ 1. Una domanda riconvenzionale è ammissibile se la pretesa è connessa alla domanda principale o se può dar luogo a compensazione. La domanda riconvenzionale può essere proposta al più tardi nella memoria difensiva di risposta alla domanda dell’attore o, se la memoria non viene depositata, in sede di opposizione alla sentenza contumaciale o all’inizio della prima udienza pubblica di cui viene dato avviso o per la quale si sia proceduto alla citazione del convenuto.
§ 2. La domanda riconvenzionale è proposta dinanzi al giudice investito dell’azione principale. Tuttavia, se la domanda riconvenzionale rientra nelle competenze di un tribunale regionale ma la causa è stata instaurata davanti a un tribunale circondariale, tale tribunale trasmette l’intera causa al tribunale competente a decidere la domanda riconvenzionale.
§ 3. Le norme che disciplinano l’azione principale si applicano per analogia alla domanda riconvenzionale».
16 L’articolo 479122 del codice di procedura civile è stato introdotto dall’ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (legge che modifica il codice di procedura civile e talune altre leggi), del 13 febbraio 2020 (Dz. U. del 2020, posizione 288), che è entrata in vigore il 1° luglio 2020. Tale articolo prevede quanto segue:
«§ 1. Una domanda riconvenzionale in materia di contraffazione di un marchio o di un disegno o modello è ammissibile se mira alla dichiarazione di nullità o di decadenza del marchio o alla dichiarazione di nullità del disegno o modello industriale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 204 mutatis mutandis.
§ 2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle domande di dichiarazione di nullità o di decadenza di un marchio collettivo, di protezione del diritto collettivo relativo a un marchio, di un marchio di garanzia, di riconoscimento della protezione di un marchio internazionale sul territorio della Repubblica di Polonia, nonché a una domanda di dichiarazione di nullità del riconoscimento della protezione di un disegno o di un modello industriale internazionale sul territorio della Repubblica di Polonia».
17 L’articolo 22, paragrafo 2, di tale legge prevede quanto segue:
«Alle cause instaurate e ancora pendenti dinanzi a un determinato organo giurisdizionale o dinanzi al Sad Najwyzszy [Corte suprema, Polonia] alla data di entrata in vigore della presente legge, che rientrerebbero tra le cause da esaminare in osservanza del procedimento in materia di proprietà intellettuale, non si applicano le disposizioni riguardanti tale procedimento. La competenza a esaminare tali cause rimane in capo al giudice competente in base alle disposizioni finora vigenti».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18 LM è titolare del marchio denominativo dell’Unione europea Multiselect (in prosieguo: il «marchio contestato»), registrato il 5 giugno 2018 per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 41 e 42, ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. Tali prodotti e servizi comprendono, in particolare, la consulenza in materia di orientamento professionale, l’informazione in materia di educazione, l’installazione e la manutenzione di software o ancora la pubblicazione di testi e la fornitura di pubblicazioni elettroniche online.
19 Dal 2009 KP offre, nell’ambito delle sue attività professionali e in forma sia cartacea che digitale, un manuale per i candidati al servizio nelle forze di polizia per prepararli ai test psicologici rientranti nel marchio contestato, che costituiscono una fase della suddetta procedura di assunzione. KP promuove il suo manuale su vari siti Internet.
20 Il 26 febbraio 2020, LM ha proposto dinanzi al Sad Okregowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, un’azione per contraffazione del marchio contestato, affinché fosse ordinato a KP di cessare di designare i prodotti e i servizi che commercializza con tale marchio nonché di utilizzare detto marchio in qualsiasi comunicazione relativa alla commercializzazione di tali prodotti e servizi.
21 Nell’ambito di tale procedimento, il 30 luglio 2020 KP ha presentato una domanda riconvenzionale di nullità del marchio contestato per una parte dei prodotti e servizi per i quali era stato registrato, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), e paragrafo 2, di tale regolamento.
22 Con sentenza del 7 ottobre 2021, il giudice del rinvio ha respinto l’azione per contraffazione nella sua interezza.
23 Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, tale giudice si interroga sulla portata dell’esame che esso deve effettuare nel caso in cui, come nel procedimento principale, l’oggetto di una domanda riconvenzionale vada oltre i limiti di uno «strumento di difesa» opposto all’azione per contraffazione.
24 Infatti, nel caso di specie, mentre le domande dell’azione principale riguardavano i soli servizi e prodotti commercializzati da KP, la portata della domanda riconvenzionale sarebbe notevolmente più ampia, poiché KP invocherebbe la nullità del marchio contestato in quanto esso copre non solo i prodotti e i servizi oggetto dell’azione principale, ma anche altri prodotti e servizi.
25 Pertanto, il giudice del rinvio si pone la questione se qualsiasi domanda diretta alla nullità del marchio contestato, indipendentemente dalla sua connessione effettiva con il procedimento per contraffazione, rientri nella nozione di «domanda riconvenzionale di nullità», ai sensi dell’articolo 124, lettera d), e dell’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, o se tale nozione debba essere interpretata nel senso che essa comprende unicamente le domande aventi una «connessione effettiva» con il procedimento per contraffazione, ossia quelle che si inseriscono nell’«ambito delimitato dall’azione per contraffazione».
26 Il giudice del rinvio ritiene che ammettere che una domanda riconvenzionale possa non avere una «connessione effettiva» con il procedimento di contraffazione comporterebbe il rischio che il procedimento principale sia «dominato» dalla domanda riconvenzionale e che quest’ultima perda il suo carattere di strumento di difesa nei confronti delle domande di cui all’azione principale. Esso privilegia un’interpretazione della nozione di «domanda riconvenzionale» nel senso che essa possa designare solo domande aventi una connessione effettiva con l’azione per contraffazione, connessione che sarebbe «determinata non dal contenuto del diritto sul marchio [contestato] o dall’ambito di attività svolta dal convenuto, ma dal contenuto dell’azione [per contraffazione]».
27 Il giudice del rinvio ritiene che depongano in tal senso, da un lato, il principio dell’autonomia processuale degli Stati membri e l’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e, dall’altro, le norme che disciplinano la competenza dell’EUIPO e quella dei tribunali dei marchi dell’Unione europea, da cui risulterebbe che la competenza di questi ultimi costituisce un’eccezione in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea.
28 Infine, il giudice del rinvio spiega che, alla data di proposizione dell’azione per contraffazione di cui trattasi nel procedimento principale, il diritto polacco non prevedeva la facoltà, per i convenuti in procedimenti per contraffazione avviati da titolari di marchi registrati in Polonia, di proporre una domanda riconvenzionale di nullità, dato che l’articolo 479122 del codice di procedura civile, che deriva dalla legge del 13 febbraio 2020, non era ancora entrato in vigore a tale data. Esso nutre, quindi, dubbi quanto alla questione se, ai fini del procedimento principale, tali disposizioni possano essere considerate come «norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale», ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.
29 In tale contesto, il Sad Okregowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 124, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento [2017/1001], debba essere inteso nel senso che l’espressione, contenuta in tali disposizioni, “domanda riconvenzionale di nullità” si riferisce alla domanda di dichiarazione di nullità soltanto nella parte in cui essa sia connessa con la domanda dell’attore relativa alla contraffazione di un marchio dell’Unione – il che permetterebbe ad un giudice nazionale di non esaminare una domanda riconvenzionale di nullità riguardo alla parte più ampia di quella connessa con la domanda dell’attore relativa alla contraffazione.
2) Se l’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento [2017/1001], debba essere inteso nel senso che la suddetta norma, richiamando “le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azione relativa a un marchio nazionale”, si riferisce alle norme procedurali nazionali che avrebbero trovato applicazione in un determinato procedimento per contraffazione di un marchio dell’Unione (nonché nel procedimento relativo alla domanda riconvenzionale di nullità), o si riferisce genericamente alle norme procedurali nazionali vigenti nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro – il che avrebbe rilevanza nelle ipotesi in cui, alla data di instaurazione di uno specifico procedimento riguardante la violazione dei diritti derivanti da un marchio europeo, le norme procedurali sulla domanda riconvenzionale di nullità riguardante marchi nazionali non esistessero ancora nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
30 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 124, lettera d), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 128, paragrafo 1, di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea può riguardare l’insieme dei diritti che il titolare di tale marchio trae dalla registrazione di quest’ultimo, senza che tale domanda riconvenzionale sia limitata, nel suo oggetto, dal contesto contenzioso definito dall’azione per contraffazione.
31 In assenza di definizione della nozione di «domanda riconvenzionale» nel regolamento 2017/1001, occorre osservare che essa viene solitamente intesa nel senso di indicare un controricorso proposto dal convenuto in un procedimento avviato nei suoi confronti dal ricorrente dinanzi al medesimo organo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 36).
32 A tale proposito, dalla giurisprudenza emerge chiaramente che una domanda riconvenzionale non può essere confusa con un semplice strumento di difesa. Benché presentata nell’ambito di un processo avviato mediante un altro rimedio giurisdizionale, essa è una domanda distinta e autonoma, il cui trattamento procedurale è indipendente dalla domanda principale e che può, pertanto, essere mantenuta anche se la domanda proposta in via principale viene respinta (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
33 Pertanto, se la nozione di «domanda riconvenzionale», ai sensi del regolamento 2017/1001, deve essere intesa come un rimedio giurisdizionale che viene condizionato alla proposizione di un’azione per contraffazione e che, conseguentemente, è connesso a quest’ultima, tale rimedio giuridico mira a estendere l’oggetto della controversia e a far accogliere una domanda distinta e autonoma dalla domanda principale, in particolare affinché sia dichiarata la nullità del marchio di cui trattasi (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 39).
34 Pertanto, poiché comporta l’estensione dell’oggetto della controversia e nonostante tale connessione tra il ricorso principale e la domanda riconvenzionale, quest’ultima diviene autonoma dal primo. La domanda riconvenzionale si distingue, quindi, da un semplice strumento di difesa e la sua sorte non dipende da quella dell’azione per contraffazione in occasione della quale è stata proposta (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 40).
35 Pertanto, tenuto conto del carattere autonomo della domanda riconvenzionale di cui all’articolo 128 del regolamento 2017/1001, l’oggetto di quest’ultima non può essere limitato da quello dell’azione per contraffazione nell’ambito della quale detta domanda è proposta.
36 Tale conclusione è corroborata, in primo luogo, dalle disposizioni di detto regolamento vertenti sui motivi di nullità che possono essere dedotti a sostegno di una domanda riconvenzionale di nullità proposta ai sensi del suo articolo 128.
37 Vero è che una domanda riconvenzionale differisce da una domanda di nullità presentata all’EUIPO relativamente ai soggetti che possono presentare la prima e la seconda. Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento, una domanda di nullità può essere presentata, nei casi di cui agli articoli 58 e 59 del medesimo regolamento, «da qualsiasi persona fisica o giuridica» nonché da qualsiasi consorzio costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione ad esso applicabile, abbia la capacità di stare in giudizio in nome proprio. Per contro, l’unica persona, fisica o giuridica, che può proporre una domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 128 del regolamento 2017/1001 è il convenuto nell’ambito del procedimento per contraffazione di cui trattasi. Tuttavia, tale limitazione relativa alle persone che possono proporre una domanda riconvenzionale non implica in alcun modo che l’oggetto di tale domanda debba essere limitato a coprire solo ciò che rientra negli interessi propri dell’attore.
38 Occorre ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, di tale regolamento, «[l]a domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento». Da tale disposizione risulta che, sebbene una domanda riconvenzionale di nullità ai sensi di detto regolamento possa essere fondata solo sui motivi di nullità espressamente previsti dal medesimo regolamento, essa può tuttavia essere fondata su qualsiasi motivo previsto da quest’ultimo.
39 Orbene, l’articolo 59 del regolamento 2017/1001, rubricato «Motivi di nullità assoluta», prevede, al suo paragrafo 1, lettera a), che un marchio UE sia dichiarato nullo, su domanda presentata all’EUIPO o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, «allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 [di tale regolamento]». Pertanto, il regolamento 2017/1001 equipara, dal punto di vista della loro portata, la domanda di dichiarazione di nullità presentata all’EUIPO e la domanda riconvenzionale di nullità proposta nell’ambito di un procedimento per contraffazione pendente dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea.
40 Infatti, da un lato, secondo la giurisprudenza, gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso e non possono, quindi, essere necessariamente connessi a interessi economici effettivi o potenziali alla cancellazione del marchio contestato (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2010, Lancôme/UAMI, C-408/08 P, EU:C:2010:92, punti 40 e 43).
41 Dall’altro lato, dalla lettera dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 risulta che alcuni dei motivi di nullità menzionati alle lettere da a) a m) di tale disposizione e sui quali può essere fondata una domanda principale di nullità o una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea possono, per loro natura, riguardare l’insieme dei prodotti o dei servizi oggetto della registrazione di tale marchio.
42 Ciò vale, in particolare, per il motivo di nullità di cui alla lettera f), che riguarda «i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume», il motivo di nullità di cui alla lettera g), che riguarda «i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio», o ancora i motivi di nullità di cui alle lettere j), k), l) ed m), che vertono sulla protezione, rispettivamente, delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, delle menzioni tradizionali per i vini, delle specialità tradizionali garantite e dei diritti relativi alle varietà vegetali.
43 Parimenti, il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, ossia la malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio, può riguardare anche l’insieme dei diritti che il titolare di un marchio dell’Unione europea trae dalla registrazione di quest’ultimo.
44 Orbene, sarebbe contrario al principio di economia processuale, che è uno degli obiettivi perseguiti dalla domanda riconvenzionale (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 56), ritenere che una tale domanda, fondata su uno dei motivi di nullità menzionati nei punti 42 e 43 della presente sentenza, possa portare solo ad una dichiarazione di nullità parziale del marchio sul quale è fondata la procedura per contraffazione di cui trattasi.
45 Infatti, l’articolo 59, paragrafo 3, di detto regolamento, il quale prevede che la nullità di un marchio dell’Unione europea possa essere dichiarata soltanto per la parte dei prodotti o servizi per i quali sussiste il motivo di nullità dedotto, costituisce l’unica limitazione prevista dal medesimo regolamento per quanto riguarda la portata e l’esito di una domanda di dichiarazione di nullità e, pertanto, di una domanda riconvenzionale di nullità.
46 Ne consegue che una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea proposta in forza dell’articolo 128 del regolamento 2017/1001 può, per sua natura, riguardare l’insieme dei diritti che il titolare di tale marchio trae dalla sua registrazione.
47 In secondo luogo, le norme che disciplinano gli effetti di una domanda riconvenzionale confermano la conclusione esposta al punto 35 della presente sentenza, dal momento che tali effetti sono gli stessi di quelli riservati a una dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio dell’Unione europea intervenuta in esito a un procedimento avviato dinanzi all’EUIPO.
48 A tale riguardo, come risulta dal considerando 32 di tale regolamento, le decisioni sulla validità di un marchio dell’Unione europea hanno effetto erga omnes nell’intera Unione, sia qualora provengano dall’EUIPO, sia nel caso in cui siano rese a seguito di una domanda riconvenzionale proposta dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
49 Tale effetto erga omnes è confermato all’articolo 128, paragrafo 6, di detto regolamento, che prevede che un tribunale dei marchi dell’Unione europea debba trasmettere copia della sentenza, passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio dell’Unione europea all’EUIPO, il quale deve iscrivere tale sentenza nel registro e adottare le misure necessarie per conformarsi al suo dispositivo (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
50 Le considerazioni appena esposte non possono, infine, essere rimesse in discussione dal sistema di ripartizione delle competenze tra l’EUIPO e i tribunali dei marchi dell’Unione europea istituito dal suddetto regolamento.
51 Vero è che il regolamento 2017/1001 riserva all’EUIPO una competenza esclusiva in materia di registrazione dei marchi dell’Unione europea e di opposizione a tale registrazione. Tuttavia, questo non è il caso per quanto riguarda la validità di tali marchi. Infatti, se è vero che il regolamento medesimo opta, in linea di principio, per il trattamento centralizzato delle domande di nullità e di decadenza presso l’EUIPO, tale principio è, tuttavia, temperato e la competenza relativa alla dichiarazione di nullità o di decadenza di un marchio dell’Unione europea è stata attribuita, in forza degli articoli 63 e 124 di detto regolamento, in maniera ripartita, ai tribunali dei marchi dell’Unione europea, designati dagli Stati membri in conformità all’articolo 123, paragrafo 1, dello stesso, e all’EUIPO (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
52 La competenza così attribuita a tali giudici costituisce applicazione diretta di una norma di attribuzione di competenze prevista dal regolamento 2017/1001 e non può essere considerata costituiva di un’«eccezione» alla competenza dell’EUIPO in materia (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 43).
53 Inoltre, le competenze in questione sono esercitate secondo il principio di priorità dell’organo giurisdizionale adito. Infatti, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima frase, del regolamento 20171001 e «[s]e non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento», è il primo giudice investito di una controversia relativa alla validità di un marchio dell’Unione europea a essere competente in materia (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 44).
54 Pertanto, in considerazione del sistema di ripartizione di competenze descritto ai punti da 51a 53 della presente sentenza, occorre osservare che, nell’ambito della disciplina istituita da detto regolamento, la quale, in conformità al considerando 4 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento stesso, sancisce il carattere unitario del marchio dell’Unione europea, il legislatore dell’Unione ha inteso conferire, tanto quanto all’EUIPO, ai tribunali dei marchi dell’Unione europea la competenza a controllare la validità dei marchi dell’Unione europea, in sede di giudizio sulle domande riconvenzionali (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, punto 47).
55 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 124, lettera d), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 128, paragrafo 1, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea può riguardare l’insieme dei diritti che il titolare di tale marchio trae dalla registrazione di quest’ultimo, senza che tale domanda riconvenzionale sia limitata, nel suo oggetto, dal contesto contenzioso definito dall’azione per contraffazione.
Sulla seconda questione
56 Va constatato, al pari della Commissione europea, che la seconda questione è fondata sulla premessa che la questione della portata di una domanda riconvenzionale come quella di cui trattasi nella controversia di cui al procedimento principale non sia disciplinata dal diritto dell’Unione. Difatti, in assenza di norme nazionali specifiche in materia di domanda riconvenzionale di nullità di marchi nazionali, il giudice del rinvio chiede se, per «norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azione» ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, sia possibile intendere le norme procedurali nazionali di applicazione generale che precisano la portata delle domande riconvenzionali in altri settori del contenzioso.
57 Orbene, alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 124, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 128, paragrafo 1, di quest’ultimo,
deve essere interpretato nel senso che:
una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea può riguardare l’insieme dei diritti che il titolare di tale marchio trae dalla registrazione di quest’ultimo, senza che tale domanda riconvenzionale sia limitata, nel suo oggetto, dal contesto contenzioso definito dall’azione per contraffazione.